Nietigheid inroepen van een beschermd merk: AMS legt uit!

Een concurrent van sapfabrikant Capri Sun verzocht in een civiele procedure het vormmerk van Capri Sun op de zogenaamde “sta-zakjes” nietig te verklaren. Volgens haar zou de merkinschrijving nietig zijn omdat de onderscheidende kenmerken van het pakje enkel uit technische overwegingen zijn ingegeven. Hoe beoordeelde de rechtbank deze vordering, en wat zijn eigenlijk de criteria om een merk te kunnen zijn? Advocaat Intellectueel eigendomsrecht Hidde Reitsma licht de uitspraak toe.

Inbreuk op merkrechten sta-pakje Capri Sun

De aanleiding voor het geschil was het op de markt brengen van kindersapjes door Riha, een concurrent van Capri Sun. Deze sapjes werden aangeboden in zogenaamde “sta-zakjes”. Capri Sun is houdster van het driedimensionale vormmerk dat ziet op de vorm van het sta-zakje. Capri Sun was dan ook van mening dat Riha inbreuk maakte op haar merkrechten en vorderde in een procedure dat Riha iedere inbreuk zou staken. Riha voert echter aan dat het merk nietig is.

Merk: teken om producten van onderneming te onderscheiden

Het merkenrecht is geregeld in het Benelux-verdrag voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom Eigendom. Hierin is bepaald dat als individuele merken worden beschouwd de benamingen, tekeningen, afdrukken, stempels, letters, cijfers, vormen van waren of van verpakking en alle andere voor grafische voorstelling vatbare tekens, die dienen om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden. Als merken zijn uitgezonderd tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Riha doet een beroep op deze techniek-uitzondering.

Kenmerken inherent aan technische uitvoering niet beschermd

De rechtbank stelt voorop dat de achtergrond van de techniek-uitzondering is dat de bescherming van het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht merkenrecht niet wordt ingezet ten bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door anderen, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar) kan niet worden ingeschreven als de onderscheidende kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven.

Vormmerk Capri Sun nietig ingevolge techniek-uitzondering

De rechtbank is van mening dat alle onderscheidende kenmerken van het sta-zakje functioneel zijn bepaald. Het reflecterende uiterlijk van de folie hangt samen met de logische keuze voor folie als verpakkingmateriaal. De rechthoekige vorm is technisch bepaald omdat deze het gebruiksgemak voor de consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument consument verhoogt. Ook de bolling van het sta-zakje aan de onderkant komt door een technische keuze (namelijk het niet tot bovenaan vullen met sap wat op zich weer een functionele functie heeft). Kortom, niet is gebleken dat het sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat (zoals een ontwerp of design keuze). Daarmee staat vast dat de –voor de totale indruk wezenlijke- kenmerken een technische functie hebben. Het ingeschreven merk is aldus nietig.

AMS Advocaat bij merkenrecht geschillen

Een merk kan behalve uit het teken waarmee een product wordt aangeduid ook bestaan uit de vorm van het product. Het meest bekende voorbeeld van een vormmerk is de wokkel. De vorm van dit zoutje is een design keuze en niet (louter) functioneel. Ook het Coca Cola flesje is een vormmerk. Het sta-zakje van Capri Sun heeft weliswaar een kenmerkende vorm maar dit is –zo blijkt dus uit de uitspraak- geheel bepaald door functionaliteit. Waren er elementen waarbij er wezenlijk verschillende ontwerpkeuzes konden worden gemaakt, dan was de keuze van Capri Sun wellicht wel een te beschermen vormmerk.