Een merkinschrijving aanvechten: hoe gaat dat?

De rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak het Benelux woordmerk Een merk dat bestaat uit één of meer woorden
» Meer over woordmerk woordmerk ‘SHISO’ vervallen verklaard, het Benelux woordmerk ‘OYSTER LEAVES’ nietig verklaard en heeft ambtshalve de doorhaling uitgesproken van de beide inschrijvingen in het merkenregister van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom Eigendom (BBIE). Advocaat Hidde Reitsma bespreekt de zaak en licht toe wanneer een  merkinschrijving kan worden aangevochten.

Aanvechten van rechtmatigheid van inschrijvingen

In deze zaak liggen de feiten als volgt. Koppert Cress uit Monster is houder van de beide Benelux merkinschrijvingen “Shiso’ (sinds 1988) en ‘Oyster Leaves’ (sinds 2011), ingeschreven voor de waren in de klasse 31 (zaden en land-, tuin- en bosbouwproducten). Koppert Cress heeft eind 2012 Cresco uit Honselersdijk gesommeerd om het gebruik van de merktekens ‘Shiso’ en ‘Oyster leaves’ te staken. Cresco heeft niet voldaan aan deze sommatie Een schriftelijke aanmaning om binnen een bepaalde termijn een contractuele of wettelijke verplichting na te komen.
» Meer over sommatie sommatie en is vervolgens op eigen initiatief een procedure gestart om de rechtmatigheid van de twee Benelux inschrijvingen aan te vechten.

Primair standpunt: merk mist onderscheidend vermogen

Cresco betoogt primair dat de Benelux merken van Koppert Cress nietig dienen te worden verklaard, omdat zij elk onderscheidend vermogen missen, althans uitsluitend bestaan uit tekens die dienen tot het aanduiden van kenmerken van de waar. ‘Shiso’ is volgens Cresco de oorspronkelijke Japanse benaming voor het kruid ‘Perilla’, dat in de Japanse keuken veel wordt gebruikt en onder die naam ook bekend is in de Benelux. ‘Oyster Leaves’ beschrijft volgens Cresco de smaak van het kruid ‘Mertensia maritima’, waarvan de benaming in de Benelux ‘oesterblad’ of ‘oyster leaves’ is.

Subsidiair standpunt: merk is verworden tot soortnaam

Subsidiair stelt Cresco dat de merken door toedoen of nalaten van Koppert Cress (inmiddels) zijn verworden tot soortnaam, zodat zij op die grond vervallen dienen te worden verklaard.

De beoordeling van de gestelde nietigheid dient plaats te vinden op grond van de omstandigheden ten tijde van de inschrijving van de merken (2011 en 1988). Als uitgangspunt bij de beoordeling dient in dit geval verder als het ‘relevante publiek’ te worden aangemerkt de professionele afnemers in de horeca en toeleveranciers aan de horeca.

Oordeel rechtbank: nietigverklaring  merk ‘Oyster leaves’

Het relevante publiek wordt in 2011 geacht een voldoende kennis van de Engelse taal te hebben om de benaming ‘oyster leaves’ op te vatten als ‘oesterblad’. De rechtbank oordeelt dat het merk ‘Oyster leaves’ verder de kenmerken van de waar beschrijft: een plant die naar oesters smaakt. Het ‘Oyster leaves’ merk beschrijft voor het relevante publiek derhalve de kenmerken van de waar waarvoor het is ingeschreven (klasse 31). Door Koppert Cress is niet aangevoerd dat het merk  na de inschrijving door gebruik onderscheidend vermogen heeft verkregen. De vordering om het merk ‘Oyster leaves’ nietig te verklaren, kan daarmee worden toegewezen.

Oordeel rechtbank: vervallenverklaring merk ‘Shiso’

De rechtbank overweegt dat de Japanse benaming ‘Shiso’ tegenwoordig een gebruikelijke benaming in de handel is geworden in de Benelux voor het kruid ‘Perilla’. Dat het relevante publiek in 1988 al bekend was met deze benaming of het feit dat het de kenmerken van de waar beschreef, is onvoldoende door Cresco aangetoond. De nietigverklaring kan om die reden niet worden toegewezen. De naam ‘Shiso’ is naar het oordeel van de rechtbank inmiddels wel verworden tot soortnaam. Naar de mening van de rechtbank heeft Koppert Cress door onvoldoende op te treden tegen het gebruik door derden van de benaming ‘Shiso’ te weinig gedaan om deze verwording tot soortnaam te voorkomen. De vordering om het Benelux merk ‘Shiso’ vervallen te verklaren, kan daarom wel worden toegewezen.

AMS advocaten: uw advocaat merkenrecht in Amsterdam

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht van AMS Advocaten kan u van dienst zijn bij diverse zaken omtrent het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht merkenrecht, waaronder bij de vastlegging en bewaking van een merk, het opstellen van een akte Een ondertekend geschrift, bestemd om tot bewijs te dienen.
» Meer over akte akte van overdracht Overdracht is het overdragen van een recht (indien het een recht van eigendom betreft: in eigendom) aan een ander.
» Meer over overdracht overdracht van een merk, het opstellen van een licentieovereenkomst of geschillen omtrent inbreuk.