Wat is een overdracht van IE-rechten?

Overdracht is het overdragen van een recht aan een ander. Net als het eigendomsrecht op een auto zijn IE-rechten (zoals merkenrecht, modellenrecht, octrooirecht, handelsnaamrecht en auteursrecht) over te dragen aan een ander. Doorgaans betaalt de verkrijgende partij een koopsom, waarna de rechthebbende partij het IE-recht levert en de overdracht is voltooid.

Vereisten voor overdracht

Voor de overdracht van IE-rechten is het noodzakelijk dat de partij die overdraagt ook bevoegd is om het IE-recht over te dragen. Ook is een geldige reden voor de overdracht nodig, bijvoorbeeld een koopovereenkomst. Daarnaast gelden er voor de overdracht van IE-rechten bijzondere leveringsformaliteiten. Dit verschilt zelfs per IE-recht.

Voor alle IE-rechten is een zogeheten akte van levering nodig. Daarmee wordt het IE-recht juridisch overgedragen aan de ander. Een notaris is daarvoor niet nodig. Wel is het aan te raden om de akte te laten opstellen door een advocaat gespecialiseerd in het IE-recht. Zonder goede akte vindt géén of slechts gedeeltelijke overdracht plaats. Dit kan ernstige gevolgen als de verkrijgende partij op een later moment wil optreden tegen inbreuken, maar er achter komt (nog) geen rechthebbende te zijn. Dat gebeurt soms en is zeer kostbaar.

Daarnaast is het voor sommige rechten noodzakelijk om de overdracht te registeren in een register. Zonder die registratie kan de verkrijgende partij zich niet tegen een derde beroepen op de verkrijging.

Voordelen en nadelen van overdracht

Voor de verkrijgende partij kan de overdracht van een IE-recht gunstiger zijn dan een licentie. Een licentie kan namelijk worden opgezegd of opgeschort. Heeft de overdracht plaatsgevonden, dan heeft de verkrijgende partij een uitsluitend recht en kan deze een ieder verbieden het IE-recht te gebruiken. De overdragende partij is dan doorgaans de controle kwijt, net als een auto die men verkocht heeft.

Voor de overdragende partij kan een licentie gunstiger zijn dan overdracht. De licentiegever behoudt de controle en kan zolang de licentieperiode duurt een vergoeding ontvangen in plaats van een koopsom ineens. Denkbaar is echter ook dat de overdracht soms meer kan opleveren dan een periodieke licentievergoeding. Zeker als het nog maar de vraag is of het IE-recht iets waard is.

In alle gevallen doen partijen er goed aan zich adequaat te laten voorlichten over de voor- en nadelen én de benodigde waarborgen.

Niet overdraagbare rechten

Niet alle IE-rechten zijn overdraagbaar. Zo kan de maker van een boek of foto na overdracht van de auteursrechten nog steeds verlangen dat zijn naam vermeld wordt. Ook kan de auteur optreden tegen aantasting van zijn werk na overdracht. Partijen kunnen over dergelijke persoonlijkheidsrechten wel afspraken maken en soms kan er afstand van worden gedaan.

Veiligstellen van IE-rechten

Ondernemingen kunnen IE-rechten veiligstellen door deze over te dragen binnen de groep. Dat kan bijvoorbeeld door de IE-rechten op een geldige wijze over te dragen van de werkmaatschappij aan bijvoorbeeld de holding of een speciale IE-bv die minder risico loopt. Als een werkmaatschappij dan omvalt, zijn de IE-rechten een stuk veiliger. Werkmaatschappijen lopen doorgaans namelijk de meeste risico’s. Eenmaal overgedragen verleent de holding op haar beurt een licentie aan de werkmaatschappij voor de IE-rechten. De werkmaatschappij kan vervolgens sub-licenties geven aan haar klanten.

Dergelijke constructies kunnen heel nuttig zijn en leveren soms zelfs fiscale voordelen op. Voor het veiligstellen van IE-rechten is geen groot internationaal concern nodig (waar die fiscale voordelen het meeste een rol spelen). Een werkmaatschappij en holding volstaat. Wel zijn goede afspraken nodig tussen de ondernemingen in de groep. Ook is zal men moeten nadenken over de verkoopprijs en de licentievergoedingen. Hoe eerder men dit doet, hoe eenvoudiger de waardering (de prijs) van de rechten.

Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht

Een advocaat intellectueel eigendomsrecht van AMS Advocaten kan u van dienst zijn bij diverse zaken zoals het vastleggen van licentieafspraken, het veilig stellen van IE-rechten, het opstellen van een akte van overdracht van een IE-rechten of geschillen omtrent inbreuk.