Een reclamebureau deponeert zonder instemming of medeweten van Roy Donders het merk ROY DONDERS. Vervolgens maakt het reclamebureau bezwaar tegen het gebruik van dit merk door Roy Donders zelf. Mag dit zomaar? De rechtbank wees een vonnis waarin deze vraag (je zou zeggen: uiteraard) ontkennend wordt beantwoord. Advocaat merkenrecht Hidde Reitsma licht de zaak toe: wanneer is een merkdepot nietig?
Reclamebureau deponeert merk Roy Donders zonder toestemming
Roy Donders, dé stylist van onder de rivieren, verwierf bekendheid door verschillende televisieprogramma’s maar vooral door zijn huispak, een soort pyjama voor volwassenen. Op een dag werd Roy gebeld door reclamebureau JanssenConcepts (Janssen). Of hij met dit bedrijf wilde samenwerken. Janssen had op dat moment reeds zonder medeweten van Roy het Benelux woordmerk ROY DONDERS gedeponeerd bij het Benelux merkenbureau.
Janssen sommeert Jumbo verkoop juichpak te staken
Die samenwerking kwam vooralsnog niet tot stand en Roy Donders hield zich bezig met belangrijkere zaken. Zoals het ‘Roy Donders Juichpak”, een speciaal voor het WK ontworpen oranje huispak dat via Jumbo supermarkten werd verkocht. Janssen maakte hier echter bezwaar tegen. De advocaat van Janssen sommeerde Jumbo de verkoop van het pak te staken (vreemd detail: bij brief van 2 oktober 2014, dus maanden na het WK) en ieder gebruik van het merk ROY DONDERS te staken.
Procedure inbreuk intellectueel eigendom
Roy Donders was overdonderd. Hij wist niet eens dat Janssen merkhouder was van zijn eigen naam. Hij liet dit niet over zijn kant gaan en startte een procedure tegen Janssen. Hij vordert een verklaring voor recht dat het merk door Janssen te kwader trouw is gedeponeerd. Hij eist dat het merk aan hem wordt overgedragen danwel doorgehaald.
Depot door Janssen te kwader trouw?
Volgens het Benelux Verdrag inzake de Intellectuele Eigendom is een depot van een merk o.m. te kwader trouw als de deposant (degene die het merk inschrijft) weet of behoort te weten dat een derde dit merk in het Benelux-gebied voor soortgelijke waren of diensten op goeder trouw en normale wijze heeft gebruikt en niet heeft ingestemd met het depot.
Merk reeds voor depot in gebruik
Donders voert aan dat hij reeds voorafgaand aan het depot door Janssen het merk voor zijn huispakken en kledingparty’s gebruikte. De rechtbank is het hiermee eens en overweegt voorts dat op het moment het merk ROY DONDERS door Janssen werd gedeponeerd, Donders al een bekende Nederlander was. Op grond daarvan is de rechtbank van oordeel dat het depot te kwader trouw is geschied. Immers, Janssen had het merk gedeponeerd kort nadat het televisieprogramma “Roy Donders: Stylist van het Zuiden” werd uitgezonden. Zij wilde kennelijk bij deze populariteit aanhaken. Maar gezien haar professie had Janssen moeten onderzoeken of het merk al werd gebruikt.
Depot intentie om Roy Donders te benadelen
Dit depot te kwader trouw heeft de intentie gehad om Donders te benadelen. Niet is gebleken dat Janssen zelf plannen had om het merk te exploiteren. Daarentegen heeft zij het merk wel gebruikt om het gebruik van Donders van het merk ROY DONDERS te beletten door Jumbo te sommeren de verkoop van het juichpak te staken. Het merk is aldus nietig en moet worden doorgehaald. Janssen heeft onrechtmatig jegens Donders gehandeld en is daardoor aansprakelijk voor Donders’ schade. De rechtbank verwijst partijen naar een schadestaatprocedure om de schade vast te stellen.
