Merk vervallen bij niet normaal gebruik?

Een merk is een onderscheidend teken om je producten of diensten aan te duiden. Zodra een merk is geregistreerd geniet de merkhouder bescherming. Derden mogen dan niet eenzelfde of gelijksoortig teken voeren voor dezelfde producten. Maar een merk moet wel worden gebruikt anders loopt de merkhouder het risico dat zijn merkregistratie komt te vervallen. Advocaat Intellectueel Eigendomsrecht Hidde Reitsma licht aan de hand van een recente uitspraak de regels van het merkenrecht De bescherming die een houder van een merk geniet tegen gebruik van zijn merk door derden.
» Meer over merkenrecht merkenrecht toe.

Merkinbreuk door producent gelijksoortige producten

In de zaak die in dit blog als voorbeeld dient ging het om een geschil tussen eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser eiser en gedaagde De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde.
» Meer over gedaagde gedaagde, de Franse onderneming iHealthLabs. Eiser en gedaagde produceren allebei producten om gezondheidtests mee uit te voeren. Gedaagde voorziet haar producten van het teken iHealth. Volgens eiser maakt gedaagde hiermee inbreuk op haar merkrechten. Eiser is namelijk houdster van het merk I-HEALTH. Een kort geding volgt waarin eiser vordert dat gedaagde wordt veroordeeld om ieder gebruik van het merk iHealth te staken en gestaakt te houden.

Kort geding: vordering tot staking gebruik merk

De vorderingen worden toegewezen. De Voorzieningenrechter is het met eiser eens dat er te weinig verschil bestaat tussen het merk I-HEALTH en het door gedaagde gebruikte teken ‘iHealth’. Het feit dat er een koppelteken wordt gebruikt in het merk I-HEALTH en dat het teken iHealth in kleine letters is (behalve de ‘H’) en het merk in hoofdletters, is onvoldoende om de merken te onderscheiden. Het merk en teken stemmen auditief en visueel sterk overeen terwijl ook begripsmatig het teken dezelfde inhoud communiceert als het merk. Daarbij komt dat de producten die door beide partijen op de markt worden gebracht stekt overeen komen en dus eenzelfde publiek dienen.

Merk pas beschermd na registratie!

Een merk moet worden geregistreerd voordat deze beschermd is. Voor bescherming in de gehele Europese Unie is het vereist om het merk als gemeenschapsmerk te laten registreren bij het Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM). Op grond van de Gemeenschapsmerkenverordening heeft de merkhouder het recht het gebruik van een teken te verbieden in het geval dat teken gelijk is aan of overeenstemt met zijn merk en het in het economisch verkeer wordt gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of diensten als waarvoor het merk is ingeschreven. Wel moet er potentieel verwarring bij het publiek kunnen ontstaan, inhoudende het gevaar van associatie met het merk. Bij de beoordeling van de vraag of er sprake is van inbreuk, moet in aanmerking worden genomen dat het verwarringsgevaar globaal dient te worden beoordeeld volgens de indruk die het teken en het merk bij de gemiddelde consument Een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
» Meer over consument consument van de betrokken waren of diensten achterlaat.

Vervallen merk na 5 jaar niet normaal gebruik

In deze procedure voerde gedaagde nog aan dat het merk van eiser was vervallen. Volgens de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk kan een merk dat binnen vijf jaar na registratie niet normaal is gebruikt, vervallen worden verklaard. Het gebruik moet binnen de Europese Unie plaatsvinden en, volgens rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, op een groter grondgebied dan slechts het nationale grondgebied van de merkhouder. Bovendien mag het gebruik niet langer dan 5 jaar zijn onderbroken. Achterover leunen na een merkregistratie is dus niet handig. Om je merkrechten te bewaken moet je het merk ook daadwerkelijk gebruiken. Heeft u vragen over de registratie van uw merk of over het optreden tegen merkinbreuken, neem dan gerust contact met ons kantoor op.