Inbreuk op octrooi: voer een nietigheidsverweer!

Door Manita Hamberg in Intellectueel eigendomsrecht op 3 minuten leestijd

Advocaat intellectueel eigendomsrecht Amsterdam

In zaken over intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
wordt veel in 
kort geding geprocedeerd. Meestal vordert de eiser De partij die gedagvaard wordt om te verschijnen in een rechtszaak wordt aangeduid als de gedaagde. Dit in tegenstelling tot de eiser, de partij die het initiatief tot de rechtszaak heeft genomen en daartoe door een gerechtsdeurwaarder een dagvaarding heeft laten betekenen aan de gedaagde.
» Meer over eiser
eiser
dat de inbreuk door de eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
dient te worden gestaakt (en gestaakt te houden). In een recent gepubliceerde uitspraak vorderde een octrooihouder een inbreukverbod, maar kreeg zij nul op het verzoekschrift Zaken die niet met een dagvaarding beginnen, worden ingeleid met een verzoekschrift. De wet verbindt een aantal minimumvereisten aan de inhoud van een verzoekschrift.
» Meer over verzoekschrift
rekest
. De tegenpartij voerde steekhoudend aan dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure De gerechtelijke procedure waarin een geschil definitief wordt beslist.
» Meer over bodemprocedure
bodemprocedure
zal worden geoordeeld dat het ingeroepen octrooi nietig is. Advocaat intellectueel eigendomsrecht Manita Hamberg bespreekt de zaak.  

 

Octrooihouder dagvaardt concurrent wegens vermeende inbreuk op octrooi

Wat zijn de feiten? Sirvis is houdster van het Europese octrooi  EP 2 316 415 (EP 415), betrekking hebbende op Lip compositions comprising a zinc containing dissolved in a hydrophobic phase. Sirvis heeft aan Serrix een licentie verleend onder EP 415 voor de verhandeling van een lippenbalsem ter voorkoming en/of bestrijding van een koortslip. Deze balsem wordt in Nederland onder de naam ‘Sorefix’ verkocht. Gedaagde, Medical Brands brengt onder de naam ‘I say: Koortslip’ eveneens een koortslipcrème op de markt.  Sirvis vordert staking van de verhandeling van deze koortslippencrème door Medical Brands en voert aan dat deze valt onder de beschermingsomvang van EP 415, omdat de crème zinkricinoleaat bevat dat is opgelost in een hydrofobe fase. Dit proces is omschreven in de conclusie 1 behorende bij het octrooi EP 415.

Beschermingsomvang in het octrooirecht

De beschermingsomvang van een octrooi wordt exclusief bepaald door de ‘conclusies’. De beschrijving zal vaak de gedane uitvinding in zeer brede terminologie beschrijven, en bijna alles als optioneel aanmerken. Als echter de conclusies vermelden dat een bepaald element onderdeel is van de uitvinding, dan is dat element verplicht, ongeacht wat de beschrijving zegt.

Wanneer is sprake van inbreuk op een octrooi?

Iets maakt inbreuk op een octrooi als het voorzien is van alle elementen van een (onafhankelijke) conclusie, of als het alle stappen doet die in de conclusie opgesomd staan. Het is niet vereist dat aan de definitie van alle conclusies wordt voldaan; eentje is al voldoende. Wel moet het vermeend inbreukmakende product voldoen aan alle elementen uit die ene conclusie. De meeste rechtbanken vatten deze eis zeer streng op.

Nietigheidsverweer

Terug naar de zaak. Door Medical Brands wordt aangevoerd dat op de prioriteitsdatum (de indieningsdatum van het octrooi) van het octrooi EP 415 tot de stand van de techniek reeds de Duitse octrooiaanvraag DE 44 25 322 A1 (DE 322) behoorde. Hieronder valt de stof Aciclovir (beter bekend onder de naam Zovirax®) en haar conclusies. Medical Brands voert aan dat de door Sirvis ingeroepen conclusies nietig zijn in het licht van het octrooi DE 322. Want hetzij wordt de in de genoemde conclusie geclaimde materie daar volledig geopenbaard, hetzij zou die materie voor de gemiddelde vakman, gebruikmakend van zijn algemene vakkennis, binnen handbereik liggen. De Voorzieningenrechter volgt Medical Brands in haar betoog en geeft verder aan dat de conclusie 1 van het octrooi EP 415 voorhands niet op uitvinderswerkzaamheid rust. De vorderingen van Sirvis liggen daarom voor afwijzing gereed.

Veroordeling in de proceskosten in IE zaken

In tegenstelling tot overige civiele zaken, kunnen in zaken betreffende de handhaving van IE-rechten de werkelijk gemaakte proceskosten (advocaatkosten, deskundigen, griffierecht De kosten van de behandeling van rechtszaak door een gerechtelijke instantie.
» Meer over griffierecht
griffierecht
) worden gevorderd. Sirvis wordt in deze procedure in de proceskosten veroordeeld aan de zijde van Medical Brands. Deze worden begroot op € 43.115,80.

Het bovenstaande laat zien dat het verstandig is om je goed te laten bijstaan in een inbreukzaak. Heeft u daarmee te maken, neem dan voor advies vrijblijvend contact op met een van onze advocaten gespecialiseerd in intellectueel eigendom.

Blijf op de hoogte

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Manita Hamberg - Advocatenkantoor AMS Advocaten
    Manita Hamberg

    Manita is sinds 2007 advocaat in Amsterdam en adviseert, onderhandelt en procedeert op het gebied van het brede ondernemingsrecht, waaronder het contracten- en verbintenissenrecht, en op gebied van het intellectueel eigendomsrecht (IE), ICT recht, arbeidsrecht en incasso.

    Volg Manita ook op LinkedIn of Twitter.

    Manita is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
    Volg ons op social media
    Ontvang onze nieuwsbrief
    Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Categorieën
    Meer in Intellectueel eigendomsrecht
    Advocaat Bouwrecht
    Wees pro-actief tegen inbreuk op merkenrecht

    De mate van bescherming van uw merk hangt af van het onderscheidend vermogen. Daarnaast is het van belang om pro-actief...

    Sluiten