Geldigheidsverweer bij merkinbreuk: hoe zit het?

Door Hidde Reitsma in Intellectueel eigendomsrecht op 3 minuten leestijd

Geldigheidsverweer bij merkinbreuk: hoe zit het?

Een merk kan worden geregistreerd bij het Bureau voor intellectuele eigendom Het het meest omvattende recht dat men op een zaak kan hebben. Eigendom is het recht om over een zaak (stuk grond, voorwerp, hoeveelheid geld enz.) naar eigen goeddunken te beschikken.
» Meer over eigendom
eigendom
van de Europese Unie (EUIPO). Dan geniet de merkhouder in één keer bescherming voor alle lidstaten van de EU. Maar een merkhouder moet zijn merk wel “onderhouden”, want zijn rechten kunnen onder omstandigheden komen te vervallen. In een recent kort geding zat de rechter -letterlijk- met zijn handen in het haar toen hij moest beoordelen of de merknaam van een type hair extensions nog wel geldig was. Advocaat merkenrecht Hidde Reitsma licht het geldigheidsverweer van de eis in reconventie Een gedaagde in een dagvaardingsprocedure is bevoegd een tegenvordering in te stellen. Dit wordt een eis in reconventie of tegeneis genoemd.
» Meer over eis in reconventie
gedaagde
toe. 

 

Geldigheidsverweer: merkrechten nog wel geldig?

Eiseres verkoopt hair extensions onder de naam Flip-In Hair. Dit merk is ook door eiseres geregistreerd bij het EUIPO. Gedaagde handelt ook in hair extensions en gebruikt hierbij aanduidingen als Flip-In en Flip-In Hair. Eiseres start een kort geding en stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar merkrechten. Gedaagde betwist dat eiseres een beroep toekomt op haar merken, want haar merkrechten zouden niet meer geldig zijn. Gedaagde baseert dit geldigheidsverweer op artikel 51 van de Gemeenschapsmerkenverordening.

Vervallen van een gemeenschapsmerk

Volgens artikel 51 kan een derde bij het EUIPO vorderen dat de rechten van de houder van het Gemeenschapsmerk vervallen worden verklaard onder de volgende omstandigheden:

  1. Wanneer het merk in een ononderbroken periode van vijf jaar niet normaal in de Gemeenschap is gebruikt voor de waren of diensten waarvoor het is ingeschreven en er geen geldige reden is voor het niet gebruiken;
  2. Wanneer het merk door toedoen of nalaten van de merkhouder tot de in de handel gebruikelijke benaming is geworden van een waar of dienst waarvoor het ingeschreven is;
  3. Indien het merk als gevolg van het gebruik dat ervan wordt gemaakt door de merkhouder of met zijn instemming, voor de waren of diensten waarvoor het ingeschreven is, het publiek kan misleiden, met name over de soort, de kwaliteit of de plaats van herkomst van deze waren of diensten.

1) Merknaam gebruikelijke naam geworden?

Voor het slagen van het geldigheidsverweer is aldus vereist dat de merken in de handel gebruikelijke benamingen zijn geworden voor dit type hair extensions. De rechter meent dat dit het geval is. Gedaagde heeft met succes verwezen naar verschillende (Europese) websites waarop aanduidingen als “Flip In extensions”, “Flip extensions”, “flip-in hair” en “Flipp-on” worden gebruikt.

2) Doen of nalaten van de merkhouder

Een tweede vereiste voor het slagen van het geldigheidsverweer is dat het merk de gebruikelijke benaming is geworden door toedoen of nalaten van de merkhouder. Dat daarvan sprake is, is naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet aannemelijk geworden. Uit de stukken blijkt dat eiseres voldoende handhavend heeft opgetreden tegen derden die haar merk gebruiken. Zij heeft o.m. websites als eBay en Amazon aangeschreven geen inbreukmakende merken te verkopen en heeft zij andere handhavende maatregelen genomen om merkinbreuk tegen te gaan of te stoppen.

AMS Advocaten bij inbreuk merkrechten

Het merk van eiseres is aldus onverkort geldig. Nu gedaagde zonder toestemming dit merk gebruikt handelt zij onrechtmatig Ieder handelen of nalaten dat in strijd is met een wet of met de maatschappelijke betamelijkheid.
» Meer over onrechtmatig
onrechtmatig
. Zij wordt dan ook door de rechter veroordeeld om dit gebruik zo spoedig mogelijk te staken! Heeft u te maken met inbreuk op uw merkenrecht door een andere onderneming? Of gebruikt u zelf een merk waarvan u niet zeker weet of dit mag? AMS Advocaten heeft ruime ervaring in geschillen over intellectueel eigendomsrecht Verzamelnaam voor rechten op intellectuele creaties.
» Meer over intellectueel eigendomsrecht
intellectueel eigendomsrecht
. Neem gerust contact met ons op.

Blijf op de hoogte

Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Hidde Reitsma - Advocatenkantoor AMS Advocaten
    Hidde Reitsma Hidde heeft een brede ervaring opgedaan in de civiele procespraktijk en specialiseerde zich later in het ondernemingsrecht en insolventierecht. Zijn gevarieerde proces- en adviespraktijk is daar de weerslag van. Volg Hidde ook op Google, LinkedIn of Twitter. Hidde is bereikbaar via e-mail en +31 (0)20-3080315.
    Volg ons op social media
    Ontvang onze nieuwsbrief
    Elke maand de best gelezen blogs in een overzichtelijke e-mail ontvangen?
    Schrijf je in voor onze nieuwsbrief!
  • * = verplicht veld
  • Categorieën
    Meer in Intellectueel eigendomsrecht
    Advocaat Intellectueel eigendomsrecht - AMS Advocaten in Amsterdam en Naarden
    Architect Naturalis in opstand tegen sloop- en renovatieplannen

    Het is de droom van iedere architect: een gebouw dat (inter)nationale faam verkrijgt en door miljoenen mensen is bezocht. Voor...

    Sluiten